近期,重磅藥物烏帕替尼、司美格魯肽等藥物核心專(zhuān)利被國知局宣告無(wú)效,引起行業(yè)重大關(guān)注。據諾和諾德披露消息,針對司美格魯肽專(zhuān)利被無(wú)效,已向北京知識產(chǎn)權法院提交訴訟請求。目前暫未檢索到艾伯維相關(guān)官網(wǎng)披露,但業(yè)內猜測大概率會(huì )上訴。
本文通過(guò)檢索中國裁判文書(shū)網(wǎng),聚焦2023年藥品發(fā)明專(zhuān)利權無(wú)效行政糾紛,嘗試分析相關(guān)專(zhuān)利在國知局被宣告無(wú)效,訴訟至法院又會(huì )有什么樣的發(fā)展和司法判決?嘗試通過(guò)案例,淺析國知局審理專(zhuān)利案和法院審理無(wú)效行政糾紛,其側重點(diǎn)分別在哪里。
經(jīng)整理,本系列文章重點(diǎn)聚焦恩格列凈晶型無(wú)效及訴訟判決、頭孢硫脒晶型無(wú)效及訴訟判決相關(guān)進(jìn)展,以期為行業(yè)提供一些思考。
表1. 兩款藥物涉案專(zhuān)利及無(wú)效、訴訟詳情,參考資料:中國裁判文書(shū)網(wǎng)、國知局中國專(zhuān)利審查信息檢索平臺
01
恩格列凈專(zhuān)利
1.藥物簡(jiǎn)介
恩格列凈是由勃林格殷格翰研發(fā)的一種小分子SGLT2抑制劑。目前,該藥物最高研發(fā)階段為批準上市,用于治療慢性腎功能不全、心臟衰竭和二型糖尿病。
恩格列凈于2014年由美國FDA批準上市,2017年在中國批準上市,作為降糖的重磅藥物,近些年也在積極擴展適應癥。BI年報顯示,2022年該藥全球銷(xiāo)售額為20.66億美元。
2.專(zhuān)利簡(jiǎn)介
專(zhuān)利申請號:CN200680011591.6
申請日:2006-05-02
理論到期日:2026-05-02
專(zhuān)利權人:貝 林格爾·英格海姆國際有限公司(BI)
技術(shù)領(lǐng)域:晶型、制備方法及其用于制備藥物的用途
3.無(wú)效及訴訟程序
圖1. 恩格列凈專(zhuān)利案無(wú)效及訴訟程序重要時(shí)間節點(diǎn),參考資料:中國裁判文書(shū)網(wǎng)、國知局中國專(zhuān)利審查信息檢索平臺
無(wú)效程序
無(wú)效請求人:江蘇豪森、杭州中美華東
主要法律依據:專(zhuān)利法第26條第3、4款,專(zhuān)利法第22條第3款
決定:宣告第200680011591.6號發(fā)明全部無(wú)效
決定日:2020-12-28
決定要點(diǎn):判斷說(shuō)明書(shū)是否對請求保護的技術(shù)方案作出了清楚、完整的說(shuō)明,要以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能否實(shí)現為準。如果所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員按照說(shuō)明書(shū)記載的內容并結合本領(lǐng)域的普通技術(shù)知識,不需要花費創(chuàng )造性勞動(dòng)就能夠實(shí)現該技術(shù)方案,解決其技術(shù)問(wèn)題,并獲得預期的技術(shù)效果,則應認為說(shuō)明書(shū)對該技術(shù)方案作出了清楚、完整的說(shuō)明。如果現有技術(shù)中給出了將發(fā)明的技術(shù)方案與最接近的現有技術(shù)之間的區別特征應用于最接近的現有技術(shù)以解決其存在的技術(shù)問(wèn)題的啟示,則該技術(shù)方案不具備創(chuàng )造性。通常,如果所述區別特征是本領(lǐng)域中解決所述技術(shù)問(wèn)題的慣用手段,則可以認為現有技術(shù)中存在將該區別特征應用于最接近現有技術(shù)以解決其技術(shù)問(wèn)題的啟示。
后續救濟:當事人對本決定不服的,自收到本決定之日起三個(gè)月內向北京知識產(chǎn)權法院起訴。
表2. 恩格列凈案無(wú)效程序中各方核心意見(jiàn)呈現,參考資料:無(wú)效決定號47428(本表僅陳列核心觀(guān)點(diǎn),具體查看原文)
訴訟程序
原告:貝 林格爾·英格海姆國際有限公司(BI)
被告:中華人民共和國國家知識產(chǎn)權局
案由:發(fā)明專(zhuān)利權無(wú)效行政糾紛
判決:駁回原告訴訟請求
判決日:2023-04-27
簡(jiǎn)要過(guò)程:原研不服國家知識產(chǎn)權局作出的涉案專(zhuān)利全部無(wú)效的決定,于法定期限起訴至北京知識產(chǎn)權法院,原研訴稱(chēng),被訴決定存在事實(shí)認定及法律適用錯誤,依法應該予以撤銷(xiāo)。經(jīng)法院開(kāi)庭審理,法院判決被告作出的被訴決定證據確鑿,適用法律、法規正確,符合法定程序,審查結論正確,原告的訴訟理由不能成立,法院不予支持,駁回原告的訴訟請求。
后續救濟:如不服本判決,可在本判決書(shū)送達之日起十五日內,上訴于中華人民共和國最高人民法院(暫未檢索到相關(guān)信息披露,相關(guān)企業(yè)可跟蹤)。
表3. 恩格列凈案司法程序中各方核心意見(jiàn)呈現,參考資料:案件號(2021)京73行初10634號(本表僅陳列核心觀(guān)點(diǎn),具體查看原文)
02
恩格列凈案思考及啟示
1.國知局在專(zhuān)利無(wú)效中對于補充試驗數據的考量
首先,補充實(shí)驗數據常見(jiàn)于藥品專(zhuān)利,是指在藥品專(zhuān)利申請、審查、復審、無(wú)效程序以及后續的司法審查程序中,專(zhuān)利申請人/專(zhuān)利權人提交的用于證明專(zhuān)利申請/專(zhuān)利權符合我國專(zhuān)利授權規定(創(chuàng )造性、公開(kāi)充分等),而原專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)中未記載的實(shí)驗數據。
其次,2020年修訂的《專(zhuān)利審查指南》第二部分第十章3.5節規定,“對于申請日之后申請人為滿(mǎn)足專(zhuān)利法第二十二條第三款、第二十六條第三款等要求補交的實(shí)驗數據,審查員應當予以審查。補交實(shí)驗數據所證明的技術(shù)效果應當是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠從專(zhuān)利申請公開(kāi)的內容中得到的”。
再者,從恩格列凈案件中看出,原研提交了補充試驗數據,國知局并未拒絕接受原告在申請日后補交的實(shí)驗數據,而是對其進(jìn)行了審查。但是國知局明確指出,允許補充實(shí)驗數據的根本目的是對說(shuō)明書(shū)中已經(jīng)明確記載過(guò)的技術(shù)效果(或結論)進(jìn)行補強性的證明,但其不是用于補救說(shuō)明書(shū)撰寫(xiě)時(shí)未披露的信息。具體到本案,本專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)僅描述了化合物對于SGLT類(lèi)的抑制作用,特別是選擇性地對SLGT2具有抑制作用。本案反證對于SGLT-1抑制活性降低的證明主張,并不符合上述審查指南關(guān)于“補交實(shí)驗數據所證明的技術(shù)效果,應當是所屬技術(shù)領(lǐng)域人員能夠從專(zhuān)利申請公開(kāi)的內容中得到的”的規定。
2.國知局審理專(zhuān)利無(wú)效及法院審理發(fā)明專(zhuān)利權無(wú)效行政糾紛,側重點(diǎn)在哪里?
首先,國知局審理專(zhuān)利無(wú)效案件,側重審理已授權專(zhuān)利是否滿(mǎn)足專(zhuān)利授權的條件,已授權專(zhuān)利按照專(zhuān)利法實(shí)施細則第65條第2款規定能否被無(wú)效。在審理上,主要考量主體上是否適格、程序上是否合法、客體是否符合專(zhuān)利法授權規定,如是否滿(mǎn)足專(zhuān)利法22條2款新穎性、22條3款創(chuàng )造性及22條4款實(shí)用性。在實(shí)踐中,關(guān)于新穎性/創(chuàng )造性的理由早已作為無(wú)效審查的重中之重,而權利要求保護范圍不清楚、權利要求得不到說(shuō)明書(shū)的支持等是否滿(mǎn)足專(zhuān)利法26條4款的依據,也越來(lái)越多地運用到專(zhuān)利無(wú)效中。
其次,法院審理發(fā)明專(zhuān)利權無(wú)效行政糾紛案件,側重在審理行政機關(guān)作出的被訴決定證據是否確鑿,適用法律、法規是否正確,是否符合法定程序,審查結論是否正確。基于以上,按照《行政訴訟法》第七十條規定,在司法實(shí)踐中,法院判決撤銷(xiāo)無(wú)效審查決定、判令行政機關(guān)重新作出決定的,主要有以下四種情形:
違反法定程序
主要證據不足/有新證據影響證據認定
主要證據不足/不能支持無(wú)效審查決定
適用法律/法規錯誤
值得一提的是,無(wú)論是專(zhuān)利無(wú)效、北京知識產(chǎn)權法院一審,都還存在救濟空間,不服的一方依舊可以上訴至最高人民法院,堅持不懈追尋法理和真理。
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